הגנות על פטנט

סע' 3 לחוק-

3. אמצאה כשירת פטנט – מהי?

אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, בכל תחום תכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט .

סע' זה מטפל בתנאים לכשירות האינהרנטית של ההמצאה, אולם קיימים תנאים נוספים.

נדון להלן ברכיבי הכשירות הפטנטית:

המצאה-  באופן מפתיע החוק לא מגדיר מהי המצאה. בדר"כ לא מתעוררות מחלוקות בתחום השאלה אם משהו הוא המצאה או לא, אולם בכל זאת נראה כי בהמצאה הכוונה היא למשהו שהוא תוצר של התערבות האדם בטבע, במובן זה שתגלית איננה המצאה.

לדוגמה: בכל הקשור לחקר הגנים האנושי יכולות להתעורר שאלות האם ניתן לקבל הגנה פטנטית לגן? לכאורה נראה שלא כי הגן מצוי בגוף החי. הגישה המקובלת היא שלא ניתן לקבל פטנט לגן כשלעצמו, אך ניתן לקבל פטנט אם מדובר בדבר שמלמד אותי איך לנתק את הגן, או איך לייצר אותו בדרך מלאכותית. קרי ניתן לקבל פטנט על הגן אך לא כצורתו בטבע.

ההמצאה צריך לפי הסעיף שהיא תהיה ניתנת לשימוש תעשייתי.

בכל תחום טכנולוגי- זו תוספת לשם הבהרה. טכנולוגי כי בפטנטים עוסקים בטכנולוגיה ולא בתחום היצירה האומנותית.

בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך- ככלל כי לזכות בהגנה פטנטית צריך שההמצאה תהא מוצר או תהליך. מה ההבדל בין פטנט לתהליך לבין פטנט למוצר?  יכול שיש מוצר ידוע, שהראשון שהמציאו קיבל עליו פטנט, וביקש הגנה למוצר, כאשר וודאי היה עליו לתאר את תהליך יצור המוצר. יכול שהוא הכניס גם תביעה ספציפית לתהליך.  לימים פיתחו תהליך אחר, שהוא לדוגמה יעיל יותר כלכלית וכד', כאשר יכול שאותו אדם פיתח את התהליך או אדם אחר. מה יעשה אותו אדם שפיתח? הרי על המוצר הוא לא יכול לקבל הגנה, כי כבר יש הגנה. לעומת זאת הוא יכול לדרוש מונופולין רק על התהליך החדש שהוא פיתח. הוא יוכל למכור את הפטנט של התהליך לבעל המוצר. בנוסף, הוא יכול להמתין עד שהפטנט הראשון יפוג, זאת כי עד אז הפטנט הראשון מגביל אותו- זה שהוא קיבל את ההכרה בתהליך, אין זה אומר שהוא יכול ליצר מוצר שמוגן כפטנט של אחר.

יכול שיהיה פטנט שניתן יהיה לאכוף אותו על אנשים שונים- פטנט על תהליך בדר"כ מכוון ליצרנים. כך שנראה שיש שוני בקהל היעד לפטנט.

יש פטנטים שמדברים על שיטה, ולא מוצר או תהליך- כאשר בארץ נקבע שניסוח של שיטה נחשב כתהליך.

ההמצאה מועילה- ניתן לחשוב שהמשמעות היא שההמצאה תורמת משהו לידע האנושי, וכד', אך לא זו הכוונה. המבחן של המועילה אינו בודק אם ההמצאה טובה, או מקדמת אותנו, המבחן הוא במשמעות שההמצאה עושה את מה שהממציא הבטיח שהיא עושה מבחינת זה שהמכשיר עובד.

& פס"ד סאנופי נ' הוניפר – עלתה השאלה מה הממציא צריך לעשות כדי להוכיח שהמצאתו מועילה. עלתה השאלה האם הממציא צריך להוכיח ניסויים שמוכיחים שההמצאה אכן עושה כטענתו? ואם כן, אילו ניסויים צריך להראות?

מחד, אם לא דורשים להוכיח את מועילות ההמצאה, בעצם נותנים לו מונופול מבלי שהשתכנענו שיש בסיס למתן המונופולין. מאידך, אם נדרוש הוכחת ההמצאה זה יעכב אותו, כאשר עיכוב זה מסוכן כי זה יכול לגרום לפרסום המידע והרי בפטנטים היסוד הוא של "כל הקודם זוכה".

בפסה"ד נשקלו השיקולים בעד ונגד הוכחת ההמצאה, ונקבע שבדר"כ לא תידרש הוכחה בשלב שהממציא מגיש את בקשת הפטנט, וגם לא בשלב הבחינה, רואים באמירת הממציא שהמצאתו יודעת לעשות את שאמר, ואם מתברר שהבטחתו אינה נכונה ניתן לבטל את הפטנט.

–שני תנאים עיקריים בסע' שבהם עסקה רבות הפסיקה הם: ההמצאה חדשה ושתהיה בה התקדמות המצאתית

חדשה- סע' 4 לחוק קובע בהקשר זה:

4. אמצאה חדשה – מהי?

אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –

 (1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;

 (2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו. בסע' נאמר אם לא נתפרסמה בפומבי= הלכה היא שמספיק פרסום לאדם אחד, אם האדם הזה הוא חופשי להעביר את המידע הלאה, כדי שהפרסום יחשב פומבי .

תנאי סעיף 4:

אם לא נתפרסמה בפומבי- המבחן הוא האם ניתן היה להגיע למידע זה- אם יש גילוי שבפוטנציאל יכול להיחשף לציבור.

יש פס"ד שקובעים שבנסיבות בהן לא סביר להניח שאדם שמעונין להגיע למידע, יכול להגיע אליו, אז לא מדובר בפרסום פומבי.

לדוגמה: בהחלטה כלשהי נאמר שאם יש ספר שהוא אסופה של שרטוטים, אם מופיע שרטוט מסוים שמגלה איזושהי המצאה, ככל הנראה זה לא פרסום פומבי, כי הסבירות שמישהו יגיע להמצאה הוא נמוך.

מה קורה אם אני מסמן את המסמך שמגלה את ההמצאה כסודי ואני מפיץ אותו ב- 100 עותקים (לכל חברי הסגל האקדמי לדוגמה)?

ביהמ"ש קבעו שאם גליתי את המידע לכל הציבור המעוניין, אז גם אם החתמת לסודיות אין כאן סודיות.

חשוב מאוד כאמור קודם להגיש את בקשת הפטנט, וזאת כי סע' 4 מציין מפורשות "לפני תאריך הבקשה".

בין בישראל ובין מחוצה לה-  דרישת החידוש היא לחידוש בינלאומי, לא מקומי. אם ההמצאה פורסמה בארה"ב ולא בישראל, לא ניתן לקבל עליה פטנט בישראל, כי ההנחה היא שההמצאה אינה תורמת לציבור בישראל.

בסעיף 4 קיימות שתי חלופות המתייחסות לאופן פרסום המידע, כאשר ההבחנה היא בין פרסום ע"י תיאור לבין פרסום בדרך של הצגה.

אם תיארת את ההמצאה בדרך כלשהי וחשפת את פרטיה, אז אין חידוש.

לפי הפסיקה כדי שיישלל חידוש בהמצאה כתוצאה מפרסום, לפי סע' 4 [4(1) או 4(2)] צריך להראות שהפרטים הנחוצים להמצאה פורסמו במסמך אחד, בפרסום אחד.

כלומר: אם ההמצאה היא למע' מסוימת שמורכבת מ-א+ב+ג. אם יש שני פרסומים קודמים- 1. פטנט שכולל את הרכיבים א+ב. 2. פרסום שמדבר על ב+ג. לפי ההלכה הפסוקה לא ניתן לחבר את הפרסומים. כדי לשלול את החידוש צריך להראות שבפרסום אחד התפרסמו כל הרכיבים של ההמצאה.

אם הרכיבים כולם היו ידועים, כל אחד בפרסום אחר, האם ניתן לקבל פטנט על חיבור הרכיבים הללו?  

לפי הפסיקה ניתן לקבל פטנט להמצאת קומבינציה, שהיא כולה חיבור של רכיבים ידועים אם החיבור יוצר חידוש.

סעיף 4(1) – בסעיף 4(1) נאמר שיישלל החידוש שבהמצאה אם פורסמו הפרטים, כאשר מדובר על רמת פירוט כזו שבעל מקצוע יוכל לבצע את ההמצאה לפי פרטי התיאור.  הרציונל הוא שניתן את הגנת הפטנט כנגד גילוי ההמצאה, החידוש.  

המידע שמועבר צריך להיות כזה שיאפשר לבעל המקצוע לבצע אותה לפי פרטי התיאור.

עולה השאלה- מיהו אותו בעל מקצוע שדרך משקפיו צריך לראות את אפשרות ייצור של אותו הפטנט. האם ההמצאה ניתנת להתבצע ע"י אותו פרסום?

מגדירים כי בעל מקצוע .

ס' 4 בודק האם היה פרסום כזה בעבר, וכן דורש דיות של פירוט עד כי בעל מקצוע בעל השכלה שמתאימה לעניין יוכל לבנות או לייצר את אותה אמצאה עליה קיבל את הגנת הפטנט.

בעל המקצוע הזה לא חייב להיות אדם אחד. ממילא ס' זה לא מדבר על אדם ספציפי- זהו מושג משפטי שמתייחס לכל הממוענים הרלוונטיים לפטנט.  
כך גם בפרסום קודם- אנחנו מדברים על אותו נמען של הפטנט.  
מבחינת רמת ההשכלה- אין כללים מאד ברורים, אבל הקו המנחה הוא שזה צריך להיות מי שעוסק במתן התשובות לבעיות הטכנולוגיות. לכל תחום הגדרה משלו- למשל בכימיה- מינימום תואר 3.   
קנה המידה הוא- מי שצריך לתת את הפתרון – ולכן לכל תחום יש צורך בהשכלה אחרת למען יישום הנושא- יציקת תקרות לא דורשת רמת השכלה כמו פירוק אטום.
זהו "בעל המקצוע הממוצע" המוגדר בס'.

אילו תכונות נוספות אנחנו משייכים לו כדי שהוא יהיה זה שיבדוק לנו את ס' 4? האם בעל המקצוע הממוצע הדמיוני הזה היה יודע לבצע את ההמצאה לפי מה שתואר בפרסומה?
& פס"ד לוז, & פס"ד זנופי –

נפסק כי התכונות הנדרשות מבעל מקצוע הן מחד, מדובר באדם בינוני (במובן שאין לו שום כושר המצאתי), ומאידך, האדם האפור והמנותק חסר כל הניצוץ ליוזמה יודע הכל. אנחנו מייחסים לו ידיעה של כל מה שהתפרסם בתחום בכל מקום בעולם. אין לו מגבלות ידע שיש לאדם רגיל, זאת משום שהוא דמות משפטית.

&פס"ד אנגלי (בנוגע לוויאגרה):   phiser limited patent

השופט לאדי מטפל בין היתר בשאלה מיהו בעל המקצוע הממוצע?.       
כל המדידות דרך משקפיו של בעל המקצוע הממוצע, נעשות בנקודת זמן מסויימת- תאריך ההגשה. אנחנו יודעים מה הוא חושב ומה תהיינה מסקנותיו.

השאלה- מה קורה בפועל במשפט?

אחת האפשרויות לתקוף את תוקפו של פטנט ולדרוש את ביטולו זה בפרסום קודם קיים ואז אין חידוש כנדרש בס' 4. יש להראות שהפרסום היה כזה שהוא מאפשר לבעל מקצוע ליצור את ההמצאה. במצב כזה אנחנו חייבים להראות שכל המידע הנחוץ לפי ס' 4 כדי לשלול את החידוש מצוי בפרסום אחד!          
 איך מבטלים הגנת פטנט בטענת חוסר חידוש?
מזהים מהם הפרסומי הקודמים הרלוונטיים שמאיימים על הפטנטים. נניח מאמר או חוברת פרסום למוצר וחלופותיהם שנכנסות לס' 4(1). נניח 3 חלופות שהתפרסמו בפומבי בישראל או מחוצה לה לפני מועד הבקשה. עכשיו צריך לקחת את הפרסומים ולהשוותן לפטנט ולראות אם התקיים ס' 4 או לא. בהשוואה זו יש לבדוק כל פרסום קודם בפני עצמו אל מול הפטנט. לא ניתן לחבר מידע מפרסום קודם אחד ופרסום קודם אחר. זה ככלל אסור. התשובה יכולה היות רק כן או לא- איך לרוב או בערך. אם המאמר מכיל 9 מתוך 10 פרמטרים זה עדיין לא. זהו שלב טכני בלבד.

איך מוכיחים אם יש או אין חידוש בהמצאה לרשם הפטנטים או לשופט?            
הפרטים שניתנו בפטנט לא חייבים לכלול את הפרוצדורות הבסיסיות שהן חלק מהידע הכללי. נניח שאני יוצר המצאה ליצירת מולקולה חדשה. אז הפטנט צריך ללמד איך לעשות את זה.אבל לא מחפשים נתונים כמו מהי מבחנה או איך מערבבים וכו'- זה חלק מהידע המקצועי הכללי של בעל המקצוע הממוצע, אנחנו לא מחפשים את זה בפטנט ולא בפרסומים הקודמים.
ההוכחה היא בעזרת עדים שיעידו בפני השופט / רשם הפטנטים על יכולתו של בעל המקצוע הממוצע בתאריך מסוים- יכול להיות אפילו לפני 10 או 15 שנים- תלוי מתי מתעוררת השאלה.
לכאורה היינו צריכים לחפש עדים שהיו עונים ככל האפשר להגדרות בעל המקצוע הממוצע. עד מתאים הוא אדם ממוצע חסר כל כושר המצאה שלא יכול להגיע לפתרון בעצמו וכו'.
בפועל אנחנו מביאים בפני השופט במקרים רבים בעלי מקצוע לא ממוצעים ואנחנו מבקשים מהם לקבוע מה ידע בעל מקצוע ממוצע. כי אלה הם בד"כ המובילים בתחומם והם בד"כ בעלי המצאות בתחום- יש פער בין הפרקטיקה לבן הדרישה המשפטית בעניין.        
יכול לבוא יום בו השופט יסרב לקבל את דעתו של המומחה בגלל שהוא over qualified. כזהו המקרה בעניין הויאגרה לעיל- השופט לא קיבל את דעת המומחה כי הוא לא בעל מקצוע ממוצע- אתה הרבה מעל הממוצע, זוכה פרס נובל. אז מה שאתה אומר בעיני לא שוקל.

אבל איך נשאל את העד המומחה אם הוא היה יכול לפתור את הבעיה לפני שקיבל את הידע, הרי אם הוא קרא את הפתרון הוא יודע איך לפתור את העניין. ואם שואלים אותו- תניח שאתה כרגע לפני 10 שנים והאם על יסוד הפרסומים הקודמים ולא על יסוד הפטנט- האם היית מגיע לאותו פתרון של הפטנט. אנחנו צריכים לנטרל את האלמנט של ה"חוכמה לאחר מעשה". זוהי בעיה מאד רצינית בנושא זה של הצדקת הגנה על פטנט. בתי המשפט מזהירים מכך חזור והלוך.

השאלה המופנית אל העד היא- תתעלם מכל מה שלמדת החל מתאריך מסוים ותראה אם אתה יכול ליצר לי משוה כזה- ואז לראות אם זה אותו הדבר.

ס' 4(2) – מגדיר  דרך אחרת של שלילת חידוש בדרך של – ניצול או הצגה (=הדגמה).

הדגמה כזו, ניצול פומבי, יכול שישלול את החידוש שבפטנט ויכול שלא.

השאלה היא מהו המבחן?

האם מה שהראתי לכם נותן לכם – בעל המקצוע הממוצע- מספיק מידע כדי לייצר את זה?
יש המצאות שהחוכמה או החידוש שלהם הוא בעיקרון- ברגע שיבינו את העיקרון מתוך ההדגמה ידעו איך ליצור את זה. זוהי שאלה עובדתית.

עילת התנגדות לפי ס' 31- המצאה שאינה כשירה  לפי סעיף 4(2)

ס' 4(2) עולה לראשונה בשלב ההתנגדות. בוחן הפטנטים לא חייב בכלל לבחון אם ההמצאה עונה או לא להמצאת החידוש לפי ס' 4(2), העילה לפי ס' 4(2) עולה רק בשלב ההתנגדות.
הבוחן לא צריך לתת את דעתו על השאלה אם התקיימו דרישות ס' 4(2) או לא- הוא לא נדרש לבדוק את זה.

מה משמעות העובדה שהבוחן אינו בודק קיומה בשלב הבחינה?

לכאורה, תנאי זה הקבוע בסעיף 4(2) אינו נמצא ברשימת התנאים כדי שהבקשה יקבל מעמד של קיבול. זה מופיע ברשימת התנאים הנוספים בהם יכול המתנגד לטעון לפי ס' 4(2) שההמצאה אינה חדשה.

למה אנחנו פוטרים את הרשם מלבדוק את זה? הסיבה לכך הינה כי אין שום טעם לתת לבוחן לבדוק את הפרסום לפי דרך של הדגמה/ניצול כי אין לו יכולת לעשות את זה. זה לא דברים שבד"כ מתועדים והם לא נמצאים במאגר מידע שאפשר לחפש בו.            

 

מדוע אם כן, אפשר להעלות את הטענה בשלב ההתנגדות? הטעם לכך הוא כי בדר"כ מתנגד הוא מתחרים עסקיים, אלה שהפעילות שלהם עלולה להיחסם בעקבות הפטנט. ולו יש הרבה יותר סיכוי לדעת איפה הוא הדגים או לא ולכן הוא הגורם הכי יעיל לאכיפתו של 4(2) ולכן אנחנו סומכים על המתנגד בבחינת חידוש או לא חידוש בס' 4(2).

דוגמא ליישום ס' 4 של בעיות מפרסומים קודמים:

תביעת הפרה על פטנט הוגשה ע"י חברה אמריקאית בשם האליוול. שהיא בעלת פטנט ישראלי כנגד שני נתבעים: מ"י וחברה אמריקאית אחרת- נתבעת מס' 2. התביעה נוגעת למע' ראיית לילה שמדינת ישראל רכשה מהמתחרה העסקי של בעלת הפטנט. במהלך התביעה הנתבעים מציגים כל מיני פרסומים קודמים דרך עד מומחה שהתפרסמו טרם תאריך הבקשה, שעל יסוד אלה הם טוענים שבעל מקצוע ממוצע היה יודע לייצר את הפטנט ולכן יש לבטלו.

בין הפרסומים הקודמים הללו היו שניים עיקריים:          
א. הדגמה של המערכת המתוארת בפטנט במסגרת מבצע צבאי סודי שהתקיים בוייטנאם טרם הגשת הפטנט ושם הממציאה בעלת הפטנט הדגימה בפני המשתמש הפוטנציאלי- יחידה מסוימת את יכולות המערכת.

ב. הממציא, עובד בחברה בעלת הפטנט, הציג את ההמצאה שלו בכינוס מקצועי שהתקיים בארה"ב. הכינוס היה מיועד לכל התעשייה הביטחונית האמריקאית וכל מי שהשתתף בכינוס היה צריך לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות. בהצגת ההמצאה שלו- הממציא פירט את כל הרכיבים של המצאה, הוא הסביר מא' ועד ת' מה הרעיון איך הוא עובד איך בונים את זה וכו'.

עם פרסומים אלה יש להתמודד במשפט:           
לגבי הפרסום האחד-  האם זה שולל את החידוש או לא?

יש כאן שני אלמנטים לגבי הפרסום אותם צריך לבדוק:

=>  האם רמת הפרסום נחשבת פומבית? בהדגמה כזו כחלק ממבצע סודי היא כנראה נעשית בתנאי סודיות. אמנם לא הייתה חתימה על סודיות אך כבר אמרנו שבמקרים מסוימים ביהמ"ש יהיה מוכן לקבוע כי דבר הוא בעל התחיבות לסודיות לפי הנסיבות בהן בוצע.
ס' 4(2) כפוף לרישא של ס' 4 שדורש פומביות.

האם התקיים התנאי של ס' 4(2) מדבר על כך שהמידע צריך להיות ברמת פירוט כזו שתאפשר את ביצוע ההמצאה.         
יש לזכור שהממציא גילה פה את כל הפרטים וכל הנוכחים חתמו על סודיות.
פסיקה אנגלית מסוימת אמרה שכאשר אתה מגלה את המידע לכל האנשים המעוניינים- אתה עשית פרסום פומבי. גם הגילוי נעשה תחת תנאי סודיות. כי אין משמעת לסודיות כי גילית את זה לכל הנוגעים בדבר- זהו קהל היעד של הפטנט. ואם הוא זכה כבר לקבל את המידע, אז הוא לא צריך לקבל את זה עוד פעם במסגרת גילוי של פטנט ולשלם על המונופולין.       

הביקורת על טענה זו אומרת שגילוי המידע הוא בנקודת זמן מסוימת, מה עם אנשים שלא היו בכינוס או כאלה שעדיין בלימודיהם- הם לא היו חשופים לגילוי המידע.   
הדבר הבסיסי שהציבור רוצה כנגד המונופולין הוא הידע שמאחורי הפטנט. לכן כל כך חשוב שהתיאור בפטנט יהיה מלא. מצד שני הם אף פעם לא ילמדו את המידע הזה כי אם הפרסום שולל את החידוש ולא יינתן פטנט אז המשמעות היא שהממציא גם לא יגלה את המידע לציבור.

לכאורה, אין בעיה כי אם אין חידוש כי הידע כבר נמסר אז אין צורך להשיג אותו דרך הפטנט. אבל מה קורה אם מי שקיבל אותו היה רק מי שהיה נוכח בכינוס. מה יהיו גורלו של מפעל שנוצר אחרי קיום הפטנט- הוא לא יקבל את הידע אף פעם כי הוא לא היה שם.

זוהי הנקודה הבעייתית בהלכה הזו.       

זה נכון שס' 4 דורש חידוש אוניברסאלי. אבל בהגיון הדברים רואים שהפרסום שהיה בארה"ב היה נגיש לכל התעשייה הביטחונית האמריקאית.           
הציבור הישראלי לא יקבל אף פעם את המידע משום שהוא לא יכול היה לקבל אותו במסגרת הכינוס שדרש אזרחות אמריקאית. והנתבע השני היה בעל אזרחות ישראלית- ולכן אף פעם לא היה יכול לקבל את המידע. וכמשתמע מכך ישראל תסבול מחסר במידע כי הוא לא תוכל להיות נוכחת בכינוס ואין פרסום מידע כי אין חידוש בפטנט.  ולכן ביהמ"ש הוסיף תנאי לא כתוב בס' 4 – שהמידע צריך שיהיה נגיש לאדם הישראלי.      
לכאורה זה נוגס קצת בהוראות הכלליות והמקיפות של פרסום אוניברסאלי.

(*)  בארה"ב יש תקופת חסד לממציא לגבי פרסומים של ההמצאה שלו עצמו- חסד של שנה. המשמעות היא שהממציא יכול לחשוף את ההמצאה שלו ולספר את כל פרטיה ולהגיש את בקשת הפטנט ואם לא עברה שנה מיום החשיפה ועד ההגשה, הפרסום לא יחשב נגדו והוא יקבל את הגנת הפטנט. יש דרישה שהוא יהיה המפרסם ולא אחר.  
השוני בין הדינים שלנו ושל האמריקאים יכול לגרום לאמריקאים להדגים קודם, אבל בישראל לא יהיה לו חידוש והוא לא יוכל לרשום פטנט. לנו לא משנה כמה זמן לפני זה נודע לציבור- אנחנו בודקים ביחס ליום הרישום.

סעיף 6:  פרסומים שאינם פוגעים בזכות בעל אמצאה

ס' 6 מונה חריגים לפרסומים של ס' 4:    

1. הפרסום הפומבי הושג מבעל הפטנט (מקורו בממציא בעל הפטנט) והוא פורסם שלא בהסכמתו.

 (1) הוכח שהחומר שנתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות ונתפרסם שלא בהסכמתו, ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום;

הכוונה היא למצב שבו למשל עובד או שותף או מתחרה גנבו את הידע ופרסמו אותו או שהגישו עליו בקשה לפטנט בעצמם (במקרה כזה אפשר להתנגד לפי 33 כי בעל הזכויות הוא המתנגד ולא הנרשם ובכל הוא הרס לממציא את היכולת לקבל הגנת פטנט).

ס' 6 קובע כי  במקרה כזה לא יתחשבו בפרסום הזה בתנאי שהממציא הגיש בקשת פטנט זמן סביר לאחר שנודע לו על הפרסום.

2. מדבר על פרסומים בתערוכות בינ"ל מסוימות מוכרות שצריך להודיע מראש לרשם הפטנטים על התערוכה.

 (2) (א) הפרסום היה על ידי בעל האמצאה, או ממי שקדם לו בזכות בעלות, באחת הדרכים

 ( I ) הצגה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל או בתערוכה מוכרת באחת מהמדינות החברות שעליהן הגיעה לרשם הודעה רשמית לפני פתיחתן;

 ( II ) פרסום התיאור של האמצאה בזמן תערוכה כאמור;

 ( III ) שימוש באמצאה לצורך התערוכה ובמקום התערוכה;

במצב כזה יש 6 חודשים להגשת בקשת הפטנט לאחר הפרסום בתערוכה.

הס' הזה קיים בחוק הישראלי אבל הוא לא קיים במדינות לא מעטות אחרות ולכן יכולה להכשיל ממציאים ישראלים כמו במקרה של תקופת החסד האמריקאית. כי הם חושבים שהדינים הם זהים או לפחות דומים.       
ולכן יש בקשה לבטל את הסעיף הזה שעלול לגרום לתקלה וגם ככה לא נמצא בשימוש.

ס' 5 – התקדמות המצאתית

תנאי לכשירות המצאת פטנט.

5. התקדמות המצאתית – מהי?

התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4 .

הכוונה היא להתקדמות שאינה נראית כעניין מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע, על סמך הידיעות שכבר התפרסמו לפני תאריך הבקשה בדרכים האמורות בס' 4 (תיאור, הדגמה).

הבדלים בין ס' 4 ל5':

1.   ס' 5 פועל על התשתית העובדתית עליה פועל ס' 4 (=חידוש) .

       כמו בס' 4 ההסתכלות על התנאי היא מנקודת מבטו של בעל המקצוע.

       סעיף 5 נוגע למצב לאחר שבחנו אם המצאה היא חדש.

       ס' 5 מוסיף את השאלה: האם היא מובנת מאליה? אם כן, אז לא ניתן לה פטנט. בס' 4 שאלנו שאלה טכנית, האם ההמצאה נמצאת בידע הקודם או לא?כשאנחנו מגיעים לס' 5 אנחנו כבר מניחים שההמצאה לא נמצאת בידע הקודם!

כאשר אנו דנים בהתקדמות המצאתית אנו נמצאים בשאלת הערכה: עד כמה היא מעבר לחידוש. זוהי הערכה מהותית של שאלת הכדאיות בהגנת פטנט להמצאה כזו.

ישנן המצאות שהן חדשות אליהן יכולים להגיע בעלי המקצוע הממוצעים ללא קושי. בסיטואציה כזו אין אנו רוצים להעניק מונופול ל20.     
אנו רוצים לבודד את ההמצאות של החידוש הממשי באמצעות ס' 5.

2.    הבדל נוסף בין ס' 4 לס' 5: התשתית העובדתית.

בסעיף 4:         
פטנט שפורסם ומכיל אינפורמציה (רכיבים של ההמצאה שאנו דנים בה עכשיו), כמו חוברת הסבר. כאשר אנו בודקים את החידוש אנו מחפשים בכל אחד מהפרסומים, את כל רכיבי ההמצאה שאליה מתייחס הפטנט. אנו מחפשים חפיפה מלאה בין הפרסום לתביעת הפטנט בכדי לפסול את תנאי החידוש.

בסעיף 5:         
אנו מתייחסים לפרמטרים הקודמים, אנו משווים את הידע הקודם לכל אחת מתביעות הפטנט. הפעם נופל חיבור של כמה פרסומים יחד: ניתן לחבר רכיבים של כמה פרסומים ובלבד שהחיבור היה סביר בעיניו של בעל מקצוע ממוצע.

המבחן בס' 5 הוא פחות טכני, הוא מנסה להגיע אל המהות. התשובה לשאלה "אם יש הצדקה לתת פטנט" ו"אם יש תרומה מהותית של הממציא לידע הקודם"- התרומה המהותית לא חייבת להיות גדולה, בתנאי שהצעד הקטן אינו מובן מאליו לבעל המקצוע הממוצע.

איך נותנים תשובה לשאלה- האם ההמצאה מובנת מאליה או לא?

לכאורה, אם צריך לומר לביהמ"ש שבעיני בעל מקצוע ממוצע ההמצאה לא מובנת מאליה, שואלים בעל מקצוע ממוצע.

צריך לאתר מומחה בתחום הרלוונטי. דרך אחרת היא לתת לו את בקשת הפטנט ולשאול אותו האם הפתרון מובן מאליו, לאור הידע הקודם, המומחה יבחן את הידע הקודם ויענה. הבעיה היא "חכמה לאחר מעשה" – ניתוח לאחור הרבה יותר קל.

אפשר לנסות לפתור את הבעיה באמצעות אותו בעל מקצוע ונציג בפניו את הבעיה הטכנולוגית ונבקש פיתרון. עורכי הדין לא אוהבים את השיטה הזאת כיוון שאין וודאות שהמומחה יגיע לפתרון שאותו מבקש עורך הדין.

עדיין יש נטייה להתעלם מהבעייתיות בחשיפת המומחה לפתרון. בתי המשפט מעירים על כך מעם לפעם או אף פוסלים עדות שכזו.

מבחן שמנסה למצוא ראיות של תגובה של אנשי המקצוע ברגע האמת:

במבחן זה אנו נותנים דוגמא לבעל המקצוע במועד הרלוונטי ואת ההמצאה מנקודת ראותו.

אם מישהו סקפטי בהצלחת הפתרון, זו דוגמא לכך שהפתרון אינו מובן מאליו.

& פס"ד Huze Aircraft

דין קדימה

השאלה: מהו המענה שנותן החוק לאדם שאין לו דיי כסף להגן על המצאת הגנה אפקטיבית?

פתרון שניתן באמנת פריז להגנה על הקניין התעשייתי בסוף המאה ה19, הוא פתרון שקבע " דין קדימה". כל המדינות שמקבלות את האמנה מכילות את הפתרון בתוך הדין הפנימי שלהן.

ישנה תקופה במסגרתה המגיש יכול להחליט אם הוא רוצה לזכות בהגנה פטנטית בעוד מדינות- ראשית הוא מגיש הגנת פטנט במדינתו, ולאחר מכן ישנה תקופה שבמהלכה הוא יכול לאסוף משקיעים וכד'. רק בסופה הוא יחליט איפה הוא רוצה להגיש בקשה. בדרך זו, השגנו פיקציה במדינות הרצויות, בהן יראו כאילו הבקשה הוגשה בתאריך של הגשת הבקשה הראשונה.

התקופה היא של שנה בלבד!

התנאי הוא שמדובר באותה המצאה, אם במהלך התקופה התגלו אלמנטים נוספים, אין המגיש רשאי ליהנות מ"דין קדימה" בנוגע אליהם.

דין הקדימה קובע בסעיף 10 לחוק:

10. דין קדימה

(א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת) רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 5,4 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת,ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן; כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

 (1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת;

 (2) דרישת דין הקדימה הוגשה לא יאוחר מחדשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל;

 (3) הוגשו לרשם, במועד שנקבע בתקנות, העתק הפירוט שהוגש עם הבקשה הקודמת, והשרטוטים שנלוו לו, והפירוט מאושר בידי רשות מוסמכת במדינת האיגוד שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

 (4) נראה לרשם לכאורה, כי האמצאה המתוארת בבקשה הקודמת והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל – שוות בעיקרן.

 (ב) היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על יותר מבקשה קודמת אחת, ונתבע דין קדימה על סמך כל אחת מאותן הבקשות, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי כל חלק וחלק של האמצאה לפי תאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר המתייחסת לאותו חלק.

 (ג) היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על חלק מבקשה קודמת אחת, יחולו הוראות סעיף קטן (א) כאילו נתבע בחוץ לארץ אותו חלק בבקשה קודמת נפרדת.

 (ד) מותר לדרוש דין קדימה לגבי חלק מבקשה לפטנט, ומשנעשה כן, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי אותו חלק בלבד.

דין הקדימה שנמצא בדין הישראלי מופעל ביחס לשלושה סעיפים:         
ס' 4

ס' 5                                                             

ס' 9

סעיף 4+ סעיף 5: חידוש +התקדמות המצאתית:

המשמעות של דין קדימה היא שאם היה פרסום שעשוי לפגוע בהמצאה, והוא התפרסם לאחר בקשת הבכורה אך לפני הגשת הבקשה המאוחרת, יתעלמו ממנו. אם המגיש יגיש את הבקשה המאוחרת לאחר חלוף השנה בקשה תדחה בשל הפרסום. אך אם היא תוגש עד שנה אין השפעה של הפרסום בבקשת הפטנט.

ס' 9: עקרון "כל הקודם זוכה":

המשמעות של דין קדימה היא שכאשר יש שני מתחרים על אותו פטנט, רואים את מי שנשען על דין קדימה כאדם שהגיש את הבקשה בעת הגשת הבכורה.

יש עוד קושי בכך והוא מבחינת השופט. ביהמ"ש לא אוהב להכריע בבעיות מדעיות הנמצאות בחזית המדע. מגיעים שני מומחים, אחד מכל צד ועל השופט להכריע הכרעה מדעית.

מבחני עזר להערכת התקדמות המצאתית

מינוי יועץ מדעי על- ידי בימ"ש- כלי עזר אחד שנותן החוק הוא שביהמ"ש יכול למנות לעצמו יועץ מדעי לתיק מסויים.  היעוץ שומע את כל הדיונים והחקירות ועוזר לשופט להבין במה מדובר. שופטים לא אוהבים את הכלי הזה וגם הצדדים לא כיוון שאין דרך לתקשר איתו.

מנסים להגיע לתשובה לשאלה באמצעות כלים בהם השופט מורגל, מסקנות לוגיות, ראיות נסיבתיות ולאו דווקא ראיות ישירות.

בפסיקה, לדרכים אלה קוראים "מבחני עזר להערכת ההתקדמות ההמצאתית". לא מדובר במבחן שקבוע בחוק או במבחן נוקשה שקבוע בפסיקה, אלא במסקנות לוגיות וראיות נסיבתיות. השימוש במבחני העזר לא מגיע במקום המומחים, הוא מוסיף למידע ומספק לוגיקה לשאלה.

מבחן החסר המשך – זהו המבחן השכיח ביותר-  (= Long felt need/want). בעיה שלא נפתרה זמן רב, משמע שהפתרון לא היה מובן מאליו.       
"חסר מתמשך":

ממתי מודדים את החסר הזה? האמצעי הזה מטעה כי לפעמים האמצעים לפתרון הבעיה נולדו בסמוך לפתרון. לא נכון להסיק מאי מתן פתרון התקדמות המצאתית.

בדיקה של פרסומים קודמים מראה שיתכן וכוונו את החוקר בכיוונים אחרים. פרסום כזה נקרא " Teach Away". אם הפרסום מכוון לכיוון הפוך, אין התיישבות עם התקדמות בכיוון שלנו. נראה שחוקרים אחרים שניסו לפתור את אותה הבעיה הלכו בכיוונים אחרים- מראה שהפתרון לא מובן מאליו.

המבחן ההצלחה מסחרית – חלק מפסקי הדין אומרים שאם המוצר שיצא לשוק זכה להצלחה, יש בכך בכדי להעיד שהוא מציע פתרון שהוא אינו מובן מאליו.        הבעיה בכך היא שיתכן וההצלחה נבעה מפרסום אינטנסיבי ולאו דווקא מהתקדמות המצאתית.

TRIPS

מסוף מה"ע השנייה התנהלו משאים ומתנים בתחום הסחר הבינ"ל שנועדו להקל על הסחר. כל פעם היו מקיימים סבב דיונים וכשמגיעים להסכמה היו חותמים על אמנה. כמו הסכם GATT. בסוף שנת 94' נחתם הסכם שנקרא על שם המקום בו התנהלו הדיונים- אורוגוואי. הסכם זה הקים את ה WTO– ארגון הסחר הבינ"ל, אורגן של האו"ם שיטפל בהמשך הניהול של המו"מ בתחום הסחר הבינ"ל. בהסכם אורוגוואי היה נספח שנקרא Trade Related Intellectual Property= TRIPSשהוא האמנה החשובה ביותר בתחום הקניין הרוחני.

מישור ראשון- אמצעי אכיפה:

היו אמנות בינ"ל קודמות שעסקו בקניין רוחני. הן קיימו דרישות מינימום שאם לא יושמו לא היו שיניים, הייתה בעיה באכיפה.

TRIPSקובע מנגנון שבסופו, אם מדינה מקיימת את התייחסותה בקניין הרוחני, יש סנקציות בתחום המסחר. סין נאלצה להצטרף לאמנה כיוון שאחרת הייתה סובלת מנזק כלכלי רב (כי יש בוררים וכו').

מישור שני – תחולה:

לTRIPS יש בנספח יותר מדינות חברות מאשר בכל אמנה אחרת החברות בתחום הקניין הרוחני.

מישור שלישי – משפט מהותי בתחום הקניין הרוחני:

יש זכויות קניין שהסכם ה הוא המסגרת הראשונה של אמנה בינ"ל רבת משתתפים שמכירה בהם, כמו הגנת סוד המסחר.

המשמעות היא שעד היום בפרק של סוד מסחרי (ס' 33(3) ) יש הוראה בנוגע לשאלה האם ישראל מקיימת אותה או לא? זהו תחום שעד היום לא תוקן בישראל.         
ישראל מחויבת להסכמי TRIPSכמדינה מתפתחת (5 שנים להצטרפות). זכות להגנה על ציון גיאוגרפי- חוק הגנת תיאורי מקום ודינים גיאוגרפיים.

יש בTRIPS אישור רף גבוה יותר משהיה בעבר, ישראל נאלצה לשנות חלק מהחוקים הנוגעים לפטנטים כיוון שלא עמדו ברף.

דרישה נוספת למבחנים במישור השלישי:ס' 12- רמת הפירוט, ראה להלן.          

ס' 12-רמת הפירוט הנדרשת בבקשת הפטנט

12. הפירוט

 (א) הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה .

ס' 12 קובע את הפירוט הנדרש מהפטנט- הפירוט צריך לכלול שם, תיאור ההמצאה, שרטוטים לפי הצורך, תיאור דרכי הביצוע של ההמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה. ישנה דרישה לתיאור מלא של ההמצאה.

בעל מקצוע ממוצע הוא זה שצריך להצליח להרכיב את הפטנט.

Huze– מה צריך ומה לא צריך לתאר.

אם יש טענה כנגד רמת הפירוט זו עילה של תיאור לקוי- עילת ביטול פטנט או התנגדות לו.

ס' 13 – התביעות

 13. התביעות

 (א) הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט.

 (ב) ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה;רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.

הפירוט מסתיים בתביעה/ תביעות שמגדירות את ההמצאה, המונופולין. הדרישה היא שכל תביעה תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט. חייב להיות קשר בין היקף המונופולין המבוקש להמצאה.

תביעות המדיניות האמורות בפסיקה מדברות על מה שסביר היה לראות כמתבקש מההמצאה.

ס' 18 – אמצעי בחינה נוספים

18. אמצעי בחינה נוספים

הבוחן ישתמש באמצעי בחינה נוסף, אחד לפחות, מבין אלה:

(1)     רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה שהוגשה במדינת-החוץ בידי המבקש או מי שקדם לו בזכות הבעלות על האמצאה; 

ס' זה מדבר על מתן כלים לבוחן הפטנטים. סעיף זה מאפשר לבוחן להיעזר במידע שמקורו ברשויות מקבילות בחו"ל. הפטנט הוא טריטוריאלי,  אם מישהו רוצה להגן על המצאתו בחו"ל, עליו להגיש גם בחו"ל בקשת פטנט, ואז גם בחו"ל יש בחנה של הפטנט.

המשרד הבוחן בחו"ל יכול להעלות השגות כאלו ואחרות לגבי הפטנט.

סעיף זה בעצם דורש ממבקש הפטנט למסור לבוחן הישראלי את רשימת האסמכתאות שצוטטו כנגד בקשת הפטנט המקבילה שלו בחו"ל, כלומר, את אותה רשימה של פרסומים קודמים שמדינות אחרות מצאו.

וזה לא רלוונטי אם מגיש הבקשה הצליח לשכנע את הבוחן בחו"ל באשר לשלילת אותו פרסום או לאו.

השלב בו מופעל הסעיף הוא כאשר מתחיל השלב המהותי של בחינת הפטנט בישראל.

אם במקביל להליך הבחינה בישראל מתקיים הליך בחינה נוספת והועלו פרסומים אחרים בחו"ל, הדרישה היא לחזור ולעדכן את הבוחן הישראלי בכל פרסום קודם שנטען כנגד בבקשה מקבילה, עד השלב בו ניתנת הודעת קיבול בישראל, כלומר, עד השלב בו הבוחן הישראלי השתכנע שההמצאה ראויה להגנת פטנט.

לאחר שלב זה, זה כבר לא רלוונטי.

סעיף 18ג- אמצעי אכיפה לעניין הליכי הבחינה

ס' 18 ג קובע כדלקמן:

18ג. אמצעי אכיפה לענין הליכי הבחינה [תיקון: תשנ"ה]

נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הלשכה על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה –

 (1) רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה:

 (א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט;

 (ב) לתת רשיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי הענין;

 (ג) להורות על קיצור תקופת הפטנט.

(2) בית המשפט רשאי להטיל, על מוסר הפרט המטעה או על מי שביודעין לא עדכן את רשימת האסמכתאות או הפרסומים לפי הענין, קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 3."

אם בתשובה לדרישה לפי סעיף 18, המבקש מסר פרט מטעה, או שהוא לא עדכן את הלשכה על שינוי משמעותי ברשימה האסמכתאות, אז יכולות להיות לזה תוצאות שונות. למשל, הרשם או ביהמ"ש יכולים לבטל את הפטנט על יסוד זה.

תת סעיף זה נתן לרשם ולביהמ"ש סמכויות שיש בהן גמישות רבה יותר בהפעלת הסנקציה. אפשר לבטל את הפטנט, או שאפשר לקצר את תקופת הפטנט.

סעיף זה מהווה בעצם סמכות חריגה בנקודה זו. הוא מאפשר מתן רשיון למישהו לנצל את ההמצאה כאילו הרשיון ניתן ע"י בעל הפטנט, בעל הפטנט והמורשה יכולים להגיע להסכמה על הפטנט. זה סוג של " רשיון בכפייה", בו ביהמ"ש או הרשם אומרים לבעל הפטנט שהם נותנים למישהו אחר את האפשרות להשתמש בפטנט שלך, תסתדרו ביניכם או שאני אקבע את התנאים.

חריגים- מקרים בהם לא תינתן הגנה פטנטית

הכוונה היא למצב בו יש המצאה שעונה על כל הדרישות שהגדרנו עד עתה, ובכל זאת החוק לא מוכן להעניק הגנה פטנטית. החריגים מתחלקים לשני סוגים- חריגים סטטוטורים וחריגים שהם יציר הפסיקה.

חריגים סטטוטוריים :

הוראות החוק שמחריגות סוגים מסוימים של המצאות ממתן הגנת פטנטים הן הוראות ס' 7 שאומר שעל אף האמור בס' 2 לא יוענק פטנט על :

(1)    תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם

(2)    זנים חדשים של צמחים או בע"ח זולת אורגניזמים מיקרוביולוגים שלא הופקו מהטבע.( תחום הביו טכנולוגי שזה אורגניזמים בהתערבות ידי אדם; הנדסה גנטית, יכולות לקבל הגנה פטנטית).

לעניין ס' 7(1):

לכאורה אפשר במקרים רבים לנסות ולהציג תרופה כהליך רפואי בגוף האדם. במקרה כזה הפטנט יופר ע"י הרופא. (במצב של חומר כימי Y לטפול באי ספיקת כליות, מיהו המפר הישיר? התעשייה המתחרה.)

ההיסטוריה של הסעיף ( מפס"ד פלנטקס) היא גלגול של  הדרישות הארכאיות למתן הגנה פטנטית. היו דרישות שאמרו שחייב שבסופו של דבר המוצר יהיה כזה שניתן יהיה למכור אותו, וגוף האדם אינו מכיר.

השופטים לא משוכנעים או מסכימים כלל עם הסעיף של 7(1):

ויתקון – לא רואה הבדל בין תרופה לטיפול, יש לתת לשניהם הגנה פטנטית. ואם מדובר בשימוש רפואי ראשון או שני זה לא משנה.

כהן – מציע פשרה שאם מדובר בשימוש ראשוני בחומר מסויים לרפוי אדם, אז אפשר לתת לו פטנט. באשר לחומר כימי שהיה ידוע בעבר אך לא ליישום הרפואי. לפי כהן אפשר לתת פטנט לשימוש הרפואי שעושים בחומר הידוע. אבל ם אח"כ יגלו שהחומר הזה יעיל גם לשימוש רפואי נוסף אין לתת פטנט.

חשוב לזכור כי הפטנט הוא זכות לאסור על אחרים לעשות משהו, זכות שלילית במהותה, הוא לא זכות חיובית. זה שיש לי פטנט לא אומר שאני יכול לעשות את זה, כי יכול להיות שבזה אני אפר את זכותו של אחר .

פס"ד  לנדפלסט:         
אין שאלה של שימוש רפואי ראשון או שני. ביהמ"ש אומר שאפשר לתת לשימוש שני לאותו חומר הגנה פטנטית בהתקיים תנאים מסויימים:

1-       אין לתבוע הגנה על השימוש החדש כשלעצמו, אלא לעגנו בתביעה של תהליך או מוצר, או שניהם, כנדרש לפי החוק. אף פעם אין הגנה פטנטית למשהו מופשט ולכן אין הבדל בין שימוש חדש לחומר ישן לבין שימוש חדש בחומר חדש.

2-       על השימוש החדש להראות התקדמות המצאתית בהשוואה לשימוש הקודם. אבל זה תמיד מתקיים. יכול להיות שפה יהיה יותר קשה להוכיח התקדמות כי לא ייצרת את הבסיס.
למשל הויאגרה, גילו שהיא מרפה שרירים בגוף ולכן בבקשת הפטנט ניסו לכסות את כל היישומים שרפואיים האפשריים (בלי שבדקו). ואז אם אתה מנחש שהמולקולה שלך תהיה פעילה לשימוש רפואי מסוים בגלל שאתה מבין את המנגנון שלך- תסביר איך לא הבנת שזה יהיה ישים גם לפעילות המאוחרת יותר שגילית – זיקפת עד.

3-       הצעד האמצאתי הנדרש יכול שיתייחס לעצם הרעיון של השימוש החדש למוצר או לתהליך הידוע, או יכול להיות שהצעד יתייחס לשיטת היישום של הרעיון הזה, או לשניהם גם יחד.-גם כאן אין הרבה הבדל. ובאמת לכאורה אחרי פס"ד פלנטקס לא צריכים לתת פטנט לשימוש שני לחומר ידוע. אבל הרשם מתעלם מהנחיות אלה והוא מסביר את נטייתו לתת פטנט לזה.
הרשם מוכן לקבל פטנטים שיהיו מנוסחים במתכונת של שימוש בחומר X לייצור תרופה לטיפול במחלה מסוימת. כי בניסוח שכזה הוא לא יראה בזה שיטה להליך רפואי בגוף האדם.           
זה לא חידוש של הרשם הישראלי- זה אימוץ של גישה אירופאית שנאלצה להתמודד עם אותה מגבלה כמו בסעיף 7(1). והתולדה של ההתמודדות הייתה נוסח של תביעות ( swiss claim)-  מגדירים את החומר לא לטיפול באדם אלא לייצור תרופתי שמועיל בריפוי באדם.     
A compound x for use as an adicement  
אח"כ אומר הרשם שאם זה שימוש רפואי שני, אפשר לקבל את התביעה אם יצוין בה השימוש החדש ויש בשימוש הזה חידוש והתקדמות המצאתית.        
Compound mix for use as an alergestic  
אבל בשימוש השני לא הגדירו לו מוצר, אלא רק שימוש. לא אמרו שמוצר X יכול לשמש כצבע, אלא "שימוש באיקס לצבע". במצב כזה הנוסח לא יתקבל.

חריג יציר הפסיקה-  – הגנה פטנטית על תוכנת מחשב

תוכנת מחשב הוכרה כמוגנת במסגרת ההגנה על זכויות יוצרים, תחילה בפסיקה ואח"כ המחוקק בפק' זכויות יוצרים קבע שתוכנת מחשב מוגנת כיצירה ספרותית.

שאלת תוכנת מחשב עדיין ממשיכה לעניין כי יש הבדל בין עוצמת ההגנה, חד משמעיות ההגנה שניתנת ע"י פטנט לבין זו הניתנת ע"י זכות יוצרים- זכות יוצרים מונעת העתקה, היא לא מונעת פיתוח עצמאי כמו הפטנט שנותן הגנה נגד שימוש בהמצאה, כך שבכל תיק של זכות יוצרים צריך להוכיח העתקה.

הבדל נוסף, זכות יוצרים אינה טעונה רישום, כך שמבחינת הוודאות של ההגנה יש הבדל, בדיני הפטנטים יש מרשם.

נעשו ניסיונות בעולם ובארץ לזכות בהגנה פטנטית לתוכנות מחשב, הניסיון העיקרי הוא המקרה של יוניטד טכנולוגיז:מדובר חברה אמריקאית הגישה בקשה לרישום פטנט בארץ, פטנט זה כבר נרשם בארה"ב ובמקומות אחרים. הפטנט התייחס למערכת לוויסות אספקת דלק של מנוע מסוק, כדי להביא לצריכה מינימאלית של דלק בזמן מעופו של המסוק. אין מחלוקת כי המערכת אכן חוסכת בצריכת הדלק.

הבקשה לפטנט עברה את שלבי הבחינה, שיח וסיג של בוחן הפטנט שסירב להכיר בבקשה זו, וערר/השגה שהגישה המבקשת לרשם הפטנטים על סירובו של הבוחן להכיר בהמצאה. הרשם החליט שלא להכיר בהמצאה מטעמים שונים (להלן).  

הבקשה דיברה על מערכת שליטה שמורכבת ממס' חלקים, למערכת מרכיבים פיזיים (חיישנים) שמודדים לעיתים תכופות כל מיני נתונים עובדתיים (מהירות המסוק, סיבובי מנוע…), ויש לה יחידת שליטה ממוחשבת אליה מועברים כל הנתונים שמתגלים, כאשר יחידה זו באמצעות תוכנת מחשב מבצעת חישובים ונותנת הוראות לתיקונים בקצב הזרמת הדלק למנוע המסוק.

אין חולק כי כל המרכיבים הפיזיים היו ידועים- אין חידוש בפיתוח מרכיבים חדשים, החידוש היה בפיתוח תוכנה שיודעת לעשות שימוש טוב יותר בנתונים.

כאמור רשם הפטנטים סירב לבקשה ואז הוגש ערעור לבימ"ש. ביהמ"ש המחוזי מגדיר את השאלה המשפטית כך: האם המצאה כרוכת תוכנה, דהיינו המצאה שאחד ממרכיביה הוא תוכנת מחשב, כשירה לרישום פטנט מבחינה נושאית?  

ביה"מ הגדיר את השאלה: האם המצאה שעיקר חידושה בתוכנה (שאר המרכיבים ידועים) כשירה לרישום כפטנט מבחינה נושאית?

הרשם סירב ממס' טעמים:

א.   הרשם עשה אבחנה, חלוקה בין מה שהיה ידוע לבין החידוש שמציגה ההמצאה, והוא אמר שמכיוון שהחיישנים הם ידועים הוא מתמקד בתוכנת המחשב, שזהו החידוש בהמצאה זו. מכיוון שמדובר בתוכנת מחשב, הוא אמר שהוא פוסל את ההמצאה כולה מרישום, כאשר זאת משום שתוכנת מחשב לפי ההלכה בישראל איננה ראויה להגנה כפטנט משום שמדובר בחישובים/ באלגוריטם מתמטי, קרי בתהליך חשיבה מתמטי, ועל זה לא נותנים הגנת פטנט. הרשם מסתמך על הלכה קודמת [ פרשת רוזנטל]  בה ביקשו הגנה למע' שמסוגלת לערוך חישובים מתמטיים ורשם הפטנטים שם סירב לתת הגנה פטנט וביה"מ המחוזי אישר זאת.  

ב.  הרשם מעגן סירובו בסע' 3 לחוק הפטנטים לפיו המצאה צריכה להיות מוצר או תהליך- הוא מבין את ההמצאה כמתייחסת לתהליך, אך לא עונה על ההגדרה מהפסיקה למונח תהליך.

בפרשת רוזנטל ביהמ"ש קבע כי תהליך פירושו "טיפול קונקרטי בחומר מסוים כדי לשנות את צורתו או מצבו".לכן הרשם במקרה זה אומר שלא מדובר בתהליך, שכן תוכנת המחשב לא עושה שום שינויים- הכנסת הוראות למחשב לא משנה את מבנה המחשב.

בימ"ש קבע:

ביהמ"ש אימץ את הטענות של מבקשת הפטנט. ביהמ"ש פותח בכך שהוא מטיל ספק בכך שמדובר בבקשה לפטנט על תהליך- רואה את הבקשה כמתייחסת למוצר, ולכן לא עוסק בשאלה האם זה משנה את ה המבנה וכד'.

כמו- כן, בימ"ש מעביר ביקורת על הדרך שבא בחן הרשם את ההמצאה, הרי הרשם עשה הבחנה בין הידוע לבין החדש והתמקד בחדש. בימ"ש אומר כי כך לא בודקים המצאה בכל שאלה לגביה רוצים לברר את כשירות ההגנה הפטנטית- לא לוקחים המצאה שהיא מכלול, מפרקים אותה ומתמקדים רק בחלק ממנה, משום שההגנה לא התבקשה לתוכנת מחשב, אלא הבקשה דיברה על מערכת לוויסות זרימת הדלק למנוע המסוק.

בימ"ש עושה אנלוגיה להמצאת קומבינציה, שזו המצאה שכל אחד ואחד מרכיביה ידוע ונעשה בו שימוש בעבר, אך לא ביחד. אין חולק כי ניתן לקבל הגנת פטנט על המצאת קומבינציה אם התקיימו התנאים הרגילים הנדרשים מכל המצאה.

אם פטנט הקומבינציה מורכב מרכיבים א', ב', ג', ומפרסומים שונים מזהים את א', ב', ב'+ג', אין שלילה להעניק הגנה פטנטית, אם יש התקדמות המצאתית (החיבור בין א, ב', ו-ג', אינו מובן מאליו).

ביהמ"ש אומר כמו שבהמצאת קומבינציה לא מתמקדים באחד הרכיבים, ובודקים מכלול, כך צריך לנהוג גם כאן. ביהמ"ש מוסיף כי הפסיקה מבחינה בין קומבינציה של מרכיבים שעובדים ביחד לבין קולוקציה- גיבוב של רכיבים שלא עובדים ביחד. ביהמ"ש אומר כי תוכנת המחשב לא עובדת בחלל ריק יש אינטראקציה בין התוכנה לחומרה- התוכנה מקבלת נתונים מהעולם הפיזי ומשפיעה על העולם הפיזי.

ביהמ"ש מעיר גם ההגדרה של תהליך כפי שהוגדר ע"י רשם הפטנטים- ביהמ"ש שאפילו אם היו מסתכלים על ההמצאה הזו כתהליך אין לקבל את הגדרת הרשם שתהליך חייב להביא לשינוי בחומר עצמו, שהוא חלק מהתהליך. זו הגדרה מוגבלת לדעת ביהמ"ש, לדעתו השינויים שהתוכנה מחוללת בעולם החיצון של הדלק מספיקים כדי לתאר המצאה זו כתהליך.  

ביהמ"ש לא חולק על האמירה שתהליכים מחשבתיים או שלבים מחשבתיים או חישובים ואפילו תוכנת מחשב מלאה כשלעצמה לא כשירים להגנת פטנט. כך שעמדה זו של רשם הפטנטים לא נהפכה. אולם במקרה זה מאחר ותוכנת המחשב היא רק אחד המרכיבים אי אפשר לומר שההמצאה היא חישובית בלבד, ובכך ביהמ"ש מאבחן מקרה זה ממקרה רוזנטל.

מכאן, ביהמ"ש בעצם עושה צעד חריג- ביהמ"ש שאין לו הכשרה טכנולוגית מורה על קיבול הבקשה, כאשר לא התעוררו במקרה זה שאלות משפטיות מהותיות.

החלטה זו היא משמעותית משום שהיא שינתה את ההבנה ששררה באשר לאפשרות של קבלת הגנת פטנט עד אז- מאמצע שנות ה-90 (מועד מתן פסה"ד) אנו מבינים שאם בקשת הפטנט מתייחסת רק לתוכנה לא יינתן עליה פטנט, אך אם היא מתייחסת למערכת שחלק ממנה הוא תוכנה, ואפילו אם החלק היחיד שחדש בה הוא התוכנה אין מניעה עקרונית מבחינת נושא ההמצאה לתת הגנת פטנט [כאשר חייבים לבחון בקשה זו ככל בקשה אחרת בהתאם לשבי הבחינה].

חידוש זה הוא אימוץ הלכה אמריקאית משנות ה-80 (פס"ד דיר).  

מה לגבי מקרה בו יש מע' שמורכבת מתוכנה שיודעת לעשות חישובים של ערך נכסים של קרנות נאמנות ע"מ להוציא מחיר מניה של אותה קרן?

לפי ההלכה של יונייטד טכנולוגי נראה כי לאניתן לקבל הגנה פטנטית, שהרי מדובר בחישובים.  

בשנת 98 ניתן פס"ד בארה"ב state street bank ע"י בימ"ש לערעורים שמרכז אצלו לקניין רוחני . שם דובר על מערכת שנבנתה כך שהיא משרתת גורם מרכזי ומס' לוויינים עסקיים (הלווינים העסקיים= קרנות נאמנות שנסחרות בבורסה, הגורם המרכזי= אדמינסטרטור, שמנהל את ההשקעות של הקרנות האלו).

כדי לחסוך בעלויות כל הקרנות האלו התאגדו בשותפות, והטילו על גורם מרכזי לנהל את ההשקעות/נכסים של כולן, למרות שכל אחת מהקרנות המשיכה להיות גוף משפטי עצמאי. כדי לשרת את המבנה העסקי הזה פותחה תוכנת מחשב, והוגשה בקשת פטנט על מערכת עיבוד נתונים שעורכת חישובים לגבי שינוי במצגת נכסים ובשווים של נכסים כדי להגיע לתוצאה סופית שהיא מחיר מניה של אותה קרן.   

לגבי המצאה זו ניתן הפטנט בארה"ב, גורם מסוים ניהל מו"מ עם בעל הפטנט כדי לקבל רישיון להשתמש בהמצאה זו, המו"מ התפוצץ ואז אותו גורם הגיש בקשה לביהמ"ש להצהיר על כך שהפטנט בטל.

ביהמ"ש קיבל את התביעה וביטל את הפטנט על יסוד שני טעמים:

1. נאמר שהמצאה זו היא לנוסחת חישוב מתמטי ולא נותנים פטנטים לתהליכי חשיבה מתמטיים.

2. ההמצאה הינה שיטה לניהול עסקים, ולפי פסיקה אמריקאית אין הגנה פטנטית לכך.

מכאן, ההחלטה מגיעה לערעור לביהמ"ש לערעורים שקובע, ביחס לטענה השנייה, שמעולם לא היה חריג כזה במשפט האמריקאי ופסה"ד שהובאו בנושא לא הובנו נכון.  

הוא אומר שהזכות לפטנט היא זכות חוקתית בארה"ב וכוונת הקונגרס בחוקקו את חוק הפטנטית הייתה שהגנת פטנט תינתן לכל דבר שהוא מעשה ידי אדם. יחד עם זאת ביהמ"ש אומר שיש חריגים מכוח הפסיקה להכרה בהגנה פטנטית, וביהמ"ש העליון קבע 3 כאלו שהם רשימה סגורה: חוקי הטבע, תופעות טבעיות ורעיונות מופשטים.

לדעת ביהמ"ש במקרים שהובאו כתימוכין לטענה של שיטה לניהול עסקים, דובר במקרים בהם ניסו אנשי לקבל הגנה פטנטית לרעיון מופשט, ולכן לא ניתן פטנט.  

ביחס לטענה הראשונה אומר ביהמ"ש שלא נאמר שכלל מתמטי, חשיבה מתמטית לא יכולים להיות בסיס להמצאה כשירת פטנט, אלא נאמר שהם לא יכולים להיות כשירים להמצאה כשירת פטנט שהם עומדים בפני עצמם. [ביהמ"ש נותן דוגמה של המרה של אותות שמלמדים על מצב של הלב דל מטופל ע"י חישובים מתמטיים שמלמדים על מצבו של הלב].

במקרה זה ביהמ"ש אומר כי זו המצאה שבאמצעות חישובים נותנת תוצאה ספציפית, ולכן ניתן להעניק עליה הגנת פטנט. כך שיש הגנה לחישובים מתמטיים אם הם מוצגים עם ישום בעולם הפיזי (אם יש ישום רק על מסך המחשב לא תינתן הגנת פטנט).   

תוצאות העובדה שניתן פטנט

מישור אחד של בדיקת היקפו של המונופולין שניתן לבעל הפטנט הוא ההגדרה להיקף המונופולין מבחינת המוצר/התהליך הכלולים בו.

מישור שני- ההגדרה של המונופולין והיקפו מבחינת הזמן.

מישור שלישי- התחולה הטריטוריאלית- איפה אני מוגן, וכלפי פע' שמתבצעת היכן.

מישור רביעי- היקף המונופולין שניתן ע"י פטנט מבחינת סוג הפע' אותה הפטנט אוסר.

מישור חמישי- סייגים סטטוטורים לזכויותיו של בעל הפטנט, מקרים בהם המחוקק מצמצם את יכולת ההתערבות של בעל הפטנט במעשיהם של אנשים אחרים.

המישור הראשון- היקף המונופולין מבחינת המוצר/ התהליך הכלולים בו

איך יודעים אם מוצר מסוים/תהליך מסוים בפטנט שניתן? התביעות הן שמגדירות את ההמצאה ואת היקף המונופולין שבעל הפטנט דרש לעצמו, כאשר היקף ההגנה שונה מתביעה לתביעה.

לפירוט שקודם לתביעות יש מס' תפקידים-

1. לתאר את הבעיות בתחום.

2. לתאר את ההמצאה עצמה, הפתרון שבהמצאה.

3. לימוד בעל המקצוע הממוצע איך לבצע את ההמצאה.

מכאן, שיש חפיפה מסוימת בין התביעות לבין הפירוט לעניין תיאור ההמצאה (לא לגבי הידע הקודם), התיאור של איך לבצע את ההמצאה גם לא מוצא את דרכו לתביעות.  

אם כבעל פטנט אני רוצה לבדוק מה הפטנט מכסה נק' המוצא שלי היא בתביעות ולא בפירוט. כלומר המונופולין משורטט בתביעות.

אם נק' המוצא היא מה שכתוב בתביעות, עולה השאלה איך יודעים אם המוצר שלי כלול או לא בתוך מה שכתוב בתביעות? זו הרי פעולה של פרשנות- צריך לפרש את הטקסט של תביעות הפטנט.

שאלת פרשנות התביעות

מפרשים את המסמך כדי להתחקות אחר כוונת הממציא, ויש לזכור שהמסמך מכוון לבעל מקצוע ממוצע במועד מסוים.

שאלת פרשנות התביעות איננה מתמקדת רק בשאלת היקף המנופולין, אלא היא בעלת השלכה גם בהקשר של תוקף הפטנט- הרי אם רוצים לבדוק חידוש, או התקדמות המצאתית, אז צריך לקחת את תביעת הפטנט אותה אני בודק ולהשוות בין הידע הקודם לבין מה שכתוב בתביעה, כאשר כדי לדעת אם אותו אלמנט שמנוי בידע הקודם מכסה את התביעה הזו יש לבצע פרשנות. כך שתמיד גם כשניגשים לשאלה של הפרה וגם לשאלה של תוקף צריך להגדיר מה המשמעות של הנאמר בתביעה.   

נושא פרשנות תביעות הפטנט הוא נק' פתיחה לכל דיון- בין אם הדיון הוא לעניין התוקף, הכשירות של הפטנט וכד'.

בפס"ד יוז אייר קראפט, ופס"ד צוק אור נראים כללים שונים לפרשנות, בהם:

– כשמפרשים מסמך מפרשים אותו כמכלול. ביה"מ ביוז הבהיר שהפטנט הוא מסמך אחד בעל מספר חלקים, ולא מגיעים לתביעות לפני שקוראים את החלק הראשון של המסמך. כך שאם בעל הפטנט קבע מילון מושגים, ואח"כ הוא משתמש בתביעות המושג זה, יכול להיות שתוכן המושג כפי שרשום בחלק של תיאור הפטנט אינו זהה לדרך בה שמבינים אותו בעלי מקצוע, אז נראה כי נדרש לקרוא את כל המסמך.  

אם הממציא תיאר את ההמצאה בצורה רחבה, וכשהוא בא לתבוע את המונופולין הוא הגדיר זאת בצורה מצומצמת לא ניתן להרחיב את היקף המונופולין, כפי הממציא הגדיר בתביעה רק בגלל שבחלק של התיאור יש אמירות שמצביעות על כך שההמצאה רחבת היקף. אם המצב הפוך ניתן לבטל את התביעות (התיאור הרחב הוא בתביעה), כי הן לא נובעות מהתיאור. לא ניתן לשכתב את התביעות, להרחיב או להצר אותן, במסווה של פרשנות.  

בעבר הייתה נטייה לפרשנות דווקנית מילולית יותר ועם השנים הגישה הזו הפכה גמישה יותר.

נניח שמישהו רוצה לייבא מישראל מוצר שבישראל רשום לגביו פטנט על תהליך ייצורו (פטנט לתהליך), ובאותה מדינה אין פטנט בכלל. השאלה שעולה היא מה צריכה להיות התוצאה במקרה הזה? האם שהייבוא מותר או שהפטנט הרשום בישראל לתהליך הייצור של אותו מוצר צריך למנוע את הייבוא הזה?

העמדה שנקט המחוקק: ס' 50(א) לחוק הפטנטים קובע:

 (א) היתה האמצאה תהליך, יחול הפטנט גם על המוצר הישיר של התהליך.

דהיינו, הייתה ההמצאה תהליך, יחול הפטנט גם על המוצר הישיר של התהליך. מה שרואים כאן, זה בעצם נדבך נוסף, סטטוטורי, שהוא מתווסף על הניתוח הפרשני של מקודם.

כלומר, בשאלה שעומדת כרגע לדיון- האם פטנט חל על מוצר מסוים או תהליך מסוים- מה ההיקף הענייני של המונופולין, זוהי בעצם שאלה של פרשנות- לקחת את חלק התביעות של הפטנט מפרשים אותן ועל יסוד התוצאה אנחנו יודעים באופן ספציפי.

ס' 50 מוסיף הרחבה בפטנט תהליך, כך שבנוסף לתהליך הוא יחול גם על מוצר שהוא תוצר ישיר של הבעיה. ולכן הפתרון לגבי הייבוא של המוצר הוא כי אסור. שכן גם אם במקום שבו הוא יוצר הוא יוצר כדין, אי אפשר לייבא כי יש פטנט על המוצר כתוצאה מהפטנט מהתהליך.

מאוחר יותר עשויים להתפתח מוצרים ותהליכים לייצור אותו מוצר.

האם הממציא השני יכול ליישם את ההמצאה שלו? למסחר אותו?

לאור ס' 50(א) זה שלמישהו יש פטנט זה לא אומר שיש למישהו זכו לייצר או למסחר. זה זכות שלילית ולא זכות חיובית לייצור.

סיטואציה זו לא נוחה חברתית או כלכלית ולכן בנסיבות מסוימות המחוקק מתערב וכופה על בעל הפטנט הראשון להסכים למסחור של הפטנט המאוחר יותר.

בעיה ראייתית בנוגע לפטנט לתהליך:

למה יש בעיה כזאת? כי אם אני רשמתי פטנט להליך ויש לי פטנט. עכשיו מופיע מוצר מתחרה שנראה אותו דבר כמו המוצר שלי. במקרה שבו ההגנה שיש לי היא רק לתהליך ולא למוצר (זה יכול לקרות – לפעמים כדאי לממציא להגיש קודם כל בקשה לפטנט על המוצר ולשמור את התהליך שלו בסוד, כי אין הכרח לתאר את התהליך המועדף יש לגלות תהליך אפשרי ליצירת הפטנט. כך שהתהליך הרשום בפטנט אינו בהכרח אופן הפעולה של בעל הפטנט עצמו). שתתאר גם דרך אפשרית לבצע את אותה המצאה. והוא מעדיף לשמור את התהליך האופטימאלי הסוד. (אופטימיזציה= נתונים נוספים מעבר לרשום בפטנט). כיוון שיש לו הגנה של פטנט על המוצר, למתחרים אין את היוזמה לעסוק בעניינו, ואז אם הוא חיכה זמן סביר, נניח 5 שנים, והוציא פטנט על התהליך האופטימאלי הוא ביצע הארכה דה פקטו של המונופולין. זה קורה הרבה בפועל חברות מוסיפות פטנט על פטנט על תהליכים שהיו במוצר עצמו מלכתחילה.

הבעיה הראייתית היא כשיש כבר פטנט על התהליך, ואני רוצה עכשיו לאכוף אותו וליהנות מהמונופולין. אני רוצה להוכיח שהמתחרה שמשווק מוצר מפר את הזכות הנתונה שלי לפטנט, ואז אני אוכל למנוע זאת. השאלה היא איך אני יודע באיזה תהליך מיוצר המוצר. מעבר לשאול את היצרן השני (המשפט המטומטם הזה הוא בעקבות בקשות שהופנו לשופטים לאפשר להיכנס למפעל של היצרן המתחרה כדי לראות את אופן הייצור. בתי המשפט לא אהבו את זה.

ס' 50(ב) קובע:

ב) לענין אמצאה שהיא תהליך לייצור מוצר – בתביעה על הפרה, על הנתבע להוכיח בי התהליך שבו עשה שימוש לייצור מוצר זהה, שונה מהתהליך המוגן בפטנט; לענין סעיף קטן זה, יראו מוצר זהה שנוצר בלא הסכמת בעל הפטנט, כל עוד לא הוכח אחרת, כמוצר שנוצר על ידי התהליך המוגן בפטנט אם התקיימו שניים אלה:

 (1) בעל הפטנט אינו יכול לברר, במאמצים סבירים, באיזה תהליך השתמשו בפועל לייצור המוצר הזהה;

 (2) קיימת סבירות גבוהה שהמוצר הזהה נוצר בתהליך המוגן בפטנט.;

לעניין המצאה שהיא תהליך לייצור מוצר, בתביעה על הפרה על הנתבע להוכיח כי התהליך שבו עשה שימוש לייצור מוצר זהה שונה מהתהליך המוגן בפטנט.  המחוקק הופך את נטל ההוכחה- אם זה מוצר זהה, הנתבע יוכיח שהוא ייצר את זה בתהליך אחר. התוצאה היא אמנם כי הקלו על בעל הפטנט אבל פגעו בסודיות המסחרית וכושר התחרות של הנתבע .

לעניין התנאי הראשון- ההיגיון ברור. אם בעל הפטנט יכול בתהליך פשוט וסביר לבדוק את אופן הייצור של המוצר המתחרה, אין צורך להשתמש בכל הסרבול המשפטי. לפעמים זה אפשרי כי במוצר יש שרידים או עקבות שיכולים ללמד בבדיקה מעבדתית באיזה תהליך הוא יוצר, במקרה כזה אין צורך להקל על הנטל של בעל פטנט שתובע הפרה. אבל אם זה לא קיים מתקיים התנאי הראשון.

לעניין התנאי השני- איך יודעים סבירות גבוהה? שאלה עובדתית. השרידים נותנים אינדיקציה. נניח שאין ממצאים מעבדתיים ונניח שיש כמה תהליכים רשומים פטנט שונים לאותו מוצר מסוים. במקרה הזה לא ניתן יהיה לומר שיש סבירות גבוהה שזה יוצר בתהליך של פלוני ולא של אלמוני. במקרה כזה אין לפי המחוקק את הצורך בהעברת הנטל והסרבול של ס' 50(ב).  

כל ס' 50 הוא בעייתי כי הוא משנה את הנטלים שלנו. הוא יוצר איזונים שונים. ויש מקרים בהם יהיה ניתן לעקוף את הסעיף הזה.

המישור השני- תחולת הפטנט  מבחינת  הוא מישור הזמן

כאן אנחנו מניחים שאנחנו יודעים על איזה מוצר או תהליך חל פטנט מסויים. והמעניין אותנו הוא ממתי ועד מתי יש לבעל הפטנט הגנה או מונופולין לגבי אותו מוצא טאו תהליך שנתבעים בפטנט. לכאורה שאלה פשוטה- אומר ס' 52:

תקופת הפטנט היא 20 שנה מתאריך הבקשה .

דין הקדימה לא שייך לעניין משך ההגנה שעה שקיבל את הפטנט- זה לפני הבקשה הישראלית גם אם היא תומכת דין קדימה מבקשה שקודמת לה. היא לא רלוונטית השנה הזו לעניין עצם מרוץ ההגנה של הפטנט. הפטנט רץ רק מהיום שבו בפועל מוגשת הבקשה ישראלית.

מתי בעל הפטנט בעצם ייהנה מהמונופולין הזה? רק מיום האישור. אבל אז הוא לא מקבל הגנה. אז המחוקק נותן הגנה רטרואקטיבית, אז יש אפשרות לפיצויים ממתחרים כי אי אפשר לתת צו מניעה אחורה. צו מניעה תמיד צופה פני עתיד.   

ס' 179 קובע:

179. המועד להגשת תביעות הפרה

אין להגיש תביעה על הפרה אלא לאחר שניתן הפטנט; אולם משהוגשה תביעה על הפרה, רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 26 .

ס' 26 זה פרסום על הקיבול של בקשת הפטנט. זה אומר שלכאורה, רשם הפטנטים מצא את ההמצאה ראויה להגנת פטנט.            

אפשר היה לחשוב או לבחור אולי במועדים אחרים לצורך התחולה הרטרואקטיבית הזו, או למתן הפיצויים הרטרואקטיביים. למשל תביעה מיום הגשת בקשת הפנט- זה היה מיטיב עם בעל הפטנט, אבל זה לא פתרון מאוזן משום שהציבור עוד לא יודע בעת הגשת הבקשה את מה שרשום שם. אז למה לדרוש מהציבור להימנע מייצור.

כאשר אנחנו בוחרים את מועד הקיבול כמועד הרלוונטי לפיצויים רטרואקטיביים, אין בעיה של ידע או שקיפות במובן הזה שבו במועד פורסמה הבקשה, תיק הפטנט כבר ידוע לציבור ויש עדיין אלמנט של אי וודאות כי אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר ינתן פטנט או לא. ולכן כשיש פרסום לפי ס' 26 ויש לנו מתחרה עסקי של בעל הפטנט שעוקב אחרי ההודעות ביומן הפטנטים, רואה פרסום, פותח את התיק במשרד הפטנטים, מעיין בפטנט ועכשיו המתחרה העסקי עושה לעצמו את החשבון- הוא בכל מקרה יגיש התנגדות אם הוא חושב שיש בסיס לכך, וזו יכולה לערוך זמן ובינתיים המתחרה העסקי יקבל החלטה האם הוא יוצא לשוק עם מוצר מתחרה -לוקח סיכון שלא ינתן פטנט או שהוא סומך על ההתנגדות שלו. אבל בינתיים הוא מייצר עבור בעל הפטנט כי אם יינתן פטנט כל מה שהוא הרוויח יהיה עבור בעל הפטנט, אז אולי הוא לא רוצה לקחת סיכון כזה. ויש מקרים בפועל, גם היום, בהם יצרנים נקטו בגישה א' ויש מקים בהם בחרו במוצר ב'.